La commercialisation de produits à base de cannabidiol (CBD) connaît une expansion fulgurante sur le marché français et européen. Parmi ces produits, les cookies CBD représentent un segment en pleine croissance. Toutefois, les entrepreneurs qui souhaitent protéger leur propriété intellectuelle se heurtent à un obstacle juridique majeur : le risque de voir leur marque requalifiée en marque descriptive, donc non protégeable. Cette problématique s’inscrit dans un contexte réglementaire complexe où s’entrecroisent droit des marques, réglementation des substances psychotropes et protection des consommateurs. L’enjeu est considérable pour les acteurs économiques qui doivent naviguer entre innovation commerciale et sécurité juridique.
Le cadre juridique des marques descriptives en droit français et européen
Le droit des marques, tant au niveau national qu’européen, pose des limites claires à l’enregistrement de signes distinctifs. L’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle français et l’article 7 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne établissent qu’un signe ne peut constituer une marque valable s’il est descriptif. Un signe est considéré comme descriptif lorsqu’il se contente de décrire les caractéristiques essentielles du produit ou service qu’il désigne.
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé cette notion dans plusieurs arrêts fondamentaux. L’arrêt Windsurfing Chiemsee (C-108/97) a établi qu’un terme est descriptif s’il présente un « rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou services en cause ». L’arrêt Postkantoor (C-363/99) a ajouté que le caractère descriptif doit être apprécié par rapport à la perception du public pertinent.
Dans le cas spécifique des « cookies CBD », le risque de requalification en marque descriptive est particulièrement élevé. En effet, cette expression combine deux éléments potentiellement descriptifs :
- Le terme « cookies » qui décrit directement la nature du produit alimentaire
- L’acronyme « CBD » qui indique la présence de cannabidiol, composant principal et caractéristique essentielle du produit
La jurisprudence française s’aligne sur ces principes. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2017, a confirmé qu’une marque constituée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner une caractéristique du produit est nulle. De même, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 2020, a invalidé une marque composée uniquement de termes descriptifs pour des produits alimentaires.
Il convient de noter que l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) applique strictement ces critères lors de l’examen des demandes d’enregistrement. Selon les statistiques de l’INPI, environ 15% des refus d’enregistrement sont motivés par le caractère descriptif de la marque demandée.
Les opérateurs économiques du secteur CBD doivent donc faire preuve d’une vigilance particulière. La simple association des termes « cookies » et « CBD » dans une demande d’enregistrement présente un risque substantiel de rejet pour caractère descriptif, sauf si d’autres éléments distinctifs significatifs viennent renforcer l’ensemble. Cette situation juridique crée une tension entre la nécessité commerciale d’informer le consommateur sur la nature du produit et l’exigence légale de distinctivité de la marque.
La spécificité des produits CBD face au droit des marques
Le cannabidiol (CBD) occupe une place particulière dans l’univers juridique en raison de son statut hybride. Contrairement au THC (tétrahydrocannabinol), le CBD n’est pas considéré comme un stupéfiant en France depuis l’arrêt « Kanavape » de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 novembre 2020 (C-663/18). Cette décision a confirmé que le CBD n’apparaît pas avoir d’effet psychotrope et nocif sur la santé humaine, et qu’il ne peut être qualifié de « stupéfiant » au sens des conventions internationales.
Cette situation juridique particulière a des répercussions directes sur le droit des marques. En effet, si le CBD n’est pas un stupéfiant, il demeure un composé issu du cannabis sativa, plante dont la culture et la commercialisation restent strictement encadrées. L’arrêté du 30 décembre 2021 fixe les conditions précises dans lesquelles les produits contenant du CBD peuvent être commercialisés en France, notamment avec une teneur en THC inférieure à 0,3%.
Dans ce contexte réglementaire, l’usage du terme « CBD » dans une marque soulève plusieurs problématiques :
- L’indication « CBD » est devenue un terme générique pour désigner tout produit contenant du cannabidiol
- Cette mention est quasi-nécessaire pour informer le consommateur de la présence de cette substance
- Le terme est directement descriptif de la composition et des effets recherchés du produit
La jurisprudence européenne relative aux produits contenant des substances particulières est éclairante. Dans l’affaire « Cannabis » (EUIPO, 2ème chambre de recours, 23 janvier 2019, R 1881/2015-2), l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a rejeté l’enregistrement d’une marque figurative représentant une feuille de cannabis pour des produits alimentaires, considérant qu’elle était descriptive des caractéristiques des produits.
Pour les cookies CBD, la situation est d’autant plus complexe que le produit combine deux dimensions descriptives : sa nature alimentaire (cookie) et sa composition spécifique (CBD). La jurisprudence française tend à considérer que l’association de deux termes descriptifs ne crée pas nécessairement un ensemble distinctif. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 septembre 2019, a invalidé une marque combinant deux termes descriptifs pour des produits cosmétiques.
Les fabricants de cookies CBD font face à un dilemme stratégique : mentionner le CBD dans leur marque pour des raisons commerciales évidentes, mais risquer une requalification en marque descriptive, ou opter pour une dénomination plus abstraite qui pourrait manquer d’impact commercial immédiat. Cette tension illustre parfaitement la difficulté d’établir un équilibre entre conformité juridique et efficacité marketing dans ce secteur émergent.
Stratégies juridiques pour éviter la requalification en marque descriptive
Face aux risques de requalification en marque descriptive, les entreprises commercialisant des cookies CBD peuvent déployer plusieurs stratégies juridiques pour sécuriser leurs droits de propriété intellectuelle. Ces approches nécessitent une compréhension fine des subtilités du droit des marques et une vision stratégique de la protection de leurs actifs immatériels.
La première stratégie consiste à développer une marque semi-figurative plutôt qu’une marque purement verbale. En associant les termes « cookies » et « CBD » à des éléments graphiques originaux, distinctifs et mémorisables, l’entreprise peut augmenter significativement les chances d’enregistrement. La jurisprudence européenne, notamment dans l’affaire T-323/00 (SAT.1 c/ OHMI), reconnaît que l’ajout d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un ensemble par ailleurs descriptif.
Une deuxième approche réside dans l’utilisation de néologismes ou de termes évocateurs plutôt que descriptifs. Par exemple, au lieu d’utiliser directement « Cookies CBD », une entreprise pourrait opter pour « CannaSweet », « CBDelights » ou « HempTreats ». Ces dénominations suggèrent la présence de CBD sans décrire directement le produit. La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans l’affaire C-383/99 (Baby-Dry), a confirmé que des combinaisons inhabituelles de mots peuvent être enregistrées comme marques même si les mots individuels sont descriptifs.
La troisième stratégie implique l’adoption d’une marque de fantaisie complètement détachée de la nature du produit, associée à une communication claire sur les caractéristiques du produit en dehors de la marque elle-même. Cette approche, validée par de nombreuses décisions de l’INPI et des tribunaux, permet de bénéficier d’une protection robuste tout en informant correctement le consommateur.
Les entreprises peuvent également envisager une stratégie de protection multi-couches :
- Dépôt d’une marque principale non descriptive pour l’identité de l’entreprise
- Protection des aspects visuels distinctifs par le droit d’auteur
- Dépôt de modèles pour l’apparence des emballages
- Protection des recettes spécifiques comme savoir-faire confidentiel
L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage représente une autre voie, quoique plus risquée et longue. L’article 7, paragraphe 3, du Règlement sur la marque de l’Union européenne prévoit qu’une marque initialement descriptive peut être enregistrée si elle a acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de dépôt. Cette stratégie nécessite toutefois de prouver un usage intensif et une reconnaissance par le public pertinent, comme l’a précisé la CJUE dans l’affaire C-108/05 (Europolis).
Pour les acteurs internationaux du marché, une stratégie de dépôt séquencé peut s’avérer judicieuse. En déposant d’abord la marque dans des juridictions aux critères moins stricts concernant le caractère descriptif, puis en utilisant la Convention de Paris ou le système de Madrid pour étendre la protection, ils peuvent parfois bénéficier d’un examen plus favorable dans certains territoires.
Analyse de la jurisprudence récente sur les marques dans le secteur du CBD
L’évolution jurisprudentielle concernant les marques dans le secteur du CBD mérite une analyse approfondie, car elle dessine progressivement les contours de ce qui est admissible en matière de protection des signes distinctifs dans ce domaine innovant.
L’affaire « Kanapiz » (Tribunal de l’UE, 12 décembre 2019, T-683/18) constitue un précédent majeur. Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé le refus d’enregistrement d’une marque verbale pour des produits contenant du CBD, considérant que le terme évoquait trop directement le cannabis et ses dérivés. Cette décision souligne la réticence des instances européennes à accorder une protection aux marques faisant directement référence aux produits dérivés du cannabis, même lorsque ces produits sont légaux.
En France, la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 24 février 2021 (n°19/07670) apporte un éclairage complémentaire. Dans cette affaire, le tribunal a invalidé une marque contenant le terme « cannabis » pour des produits cosmétiques au CBD, estimant que ce terme était directement descriptif de la composition des produits. Cette jurisprudence confirme la difficulté d’enregistrer des marques faisant explicitement référence aux dérivés du cannabis.
À l’inverse, l’affaire « CBDOO » (EUIPO, 4ème chambre de recours, 15 mai 2020, R 125/2020-4) offre une perspective plus favorable. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a accepté l’enregistrement de cette marque pour des produits contenant du CBD, considérant que la transformation de l’acronyme CBD en un terme de fantaisie par l’ajout des lettres « OO » créait un ensemble suffisamment distinctif.
Cette dualité jurisprudentielle se retrouve dans l’affaire « Green CBD » (Tribunal de l’UE, 16 janvier 2022, T-279/21), où le tribunal a rejeté la marque pour des produits alimentaires et des compléments alimentaires, mais l’a acceptée pour d’autres catégories de produits où le CBD n’est pas une caractéristique essentielle. Cette décision nuancée illustre l’importance du lien entre la marque et les produits spécifiques qu’elle désigne.
Pour les cookies CBD spécifiquement, la décision de l’INPI du 18 mars 2021 (demande n°21 4 739 152) est particulièrement pertinente. L’office a rejeté l’enregistrement de la marque « Hemp Cookies » pour des produits alimentaires contenant du CBD, considérant que cette dénomination était exclusivement descriptive. Cette décision confirme la position stricte des autorités françaises concernant les marques descriptives dans ce secteur.
La jurisprudence américaine offre un contrepoint intéressant. Dans l’affaire « Charlotte’s Web » (TTAB, 23 juillet 2020), l’Office américain des brevets et des marques a accepté l’enregistrement de cette marque pour des produits au CBD, considérant qu’il s’agissait d’une référence littéraire créant un ensemble suffisamment distinctif malgré son utilisation pour des produits au CBD.
Ces décisions dessinent une tendance claire : les juridictions et offices de propriété intellectuelle adoptent une approche restrictive concernant l’enregistrement de marques directement descriptives dans le secteur du CBD, mais laissent une porte ouverte aux dénominations qui intègrent des éléments de fantaisie ou qui transforment suffisamment les termes descriptifs.
Perspectives et recommandations pratiques pour les acteurs du marché
Le marché des cookies CBD se trouve à l’intersection de deux dynamiques complexes : l’évolution rapide de la réglementation des produits contenant du cannabidiol et la nécessité de construire des identités de marque juridiquement solides. Dans ce contexte mouvant, plusieurs recommandations pratiques peuvent être formulées pour les entrepreneurs du secteur.
La première recommandation concerne l’approche stratégique de la construction de marque. Il est judicieux d’adopter une architecture de marque à deux niveaux : une marque principale forte et non descriptive pour l’entreprise, complétée par des sous-marques ou des descriptifs produits pour la gamme de cookies CBD. Cette approche, utilisée avec succès par des entreprises comme Harmony CBD ou Kanna Swiss, permet de bâtir un capital marque durable tout en communiquant clairement sur la nature des produits.
La deuxième recommandation porte sur la veille juridique proactive. Le cadre réglementaire du CBD évolue rapidement, avec des décisions importantes comme l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 juin 2021 qui a précisé les conditions de commercialisation des produits au CBD en France. Les entrepreneurs doivent mettre en place une veille efficace sur les évolutions législatives et jurisprudentielles, tant au niveau national qu’européen, pour anticiper les changements et adapter leur stratégie de protection intellectuelle.
La troisième recommandation concerne la diversification des outils de protection. Face aux limitations du droit des marques pour les dénominations descriptives, les entreprises peuvent explorer d’autres mécanismes de protection :
- Dépôt de marques figuratives ou semi-figuratives incorporant des éléments visuels distinctifs
- Protection du packaging par le droit des dessins et modèles
- Enregistrement de noms de domaine stratégiques
- Documentation et protection des recettes comme secrets d’affaires
La quatrième recommandation porte sur l’anticipation des procédures contentieuses. Les entreprises doivent se préparer à défendre leurs droits, notamment en constituant des dossiers de preuves d’usage et en documentant le caractère distinctif acquis par leurs marques sur le marché. Des décisions comme celle du Tribunal de l’UE dans l’affaire T-544/19 du 23 septembre 2020 montrent que la preuve d’un caractère distinctif acquis peut sauver une marque initialement descriptive.
La cinquième recommandation concerne la coopération sectorielle. Les acteurs du marché des cookies CBD ont intérêt à unir leurs efforts pour promouvoir des pratiques responsables et contribuer à l’élaboration de normes sectorielles. Des initiatives comme le Syndicat Professionnel du Chanvre en France ou la European Industrial Hemp Association au niveau européen offrent des plateformes de coopération précieuses.
Enfin, la sixième recommandation porte sur la stratégie internationale. Les différences d’approche entre juridictions concernant l’enregistrabilité des marques liées au CBD peuvent être exploitées stratégiquement. Par exemple, un enregistrement initial dans des juridictions plus permissives comme le Canada ou certains États américains, suivi d’une extension internationale via le système de Madrid, peut constituer une approche efficace.
Ces recommandations doivent s’inscrire dans une vision à long terme du développement de l’entreprise. La construction d’une identité de marque forte et juridiquement protégeable représente un investissement fondamental pour les acteurs du marché des cookies CBD qui souhaitent pérenniser leur activité dans un environnement concurrentiel et réglementaire exigeant.
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